La Loi PACTE a apporté son lot de modifications dans la propriété industrielle, et notamment impacté le certificat d’utilité. Depuis le 10 janvier 2020, ce titre de propriété industrielle confère désormais une protection de 10 ans (et non plus de 6 ans), et se rapproche ainsi un peu plus de son grand frère le brevet en terme de durée, bien que son contenu reste non examiné par l’INPI.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce titre de propriété industrielle ?
Les intérêts et avantages du certificat d’utilité :
Obtention d’un titre de propriété industrielle à part entière
Le certificat d’utilité est un titre délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui, comme le brevet, donne un monopole d’exploitation sur une invention.
À l’instar d’un brevet ce titre confère un droit d’interdire l’exploitation par des tiers, et si vous ne souhaitez pas exploiter l’invention couverte vous-même, vous pouvez céder ou donner en licence votre certificat d’utilité, à titre gratuit ou onéreux.
Cette délivrance d’un titre est la différence majeure avec la demande de brevet provisoire. La demande de brevet provisoire est disponible depuis le 1er juillet 2020, et a un formalisme similaire au certificat d’utilité. En revanche, le brevet provisoire n’a une durée de vie que de 12 mois au maximum, et pour seul but d’être transformé en brevet classique (où dans ce cas sa durée de vie devient celle d’un brevet classique c’est à dire 20 ans) ou à servir de priorité à un deuxième dépôt de demande de brevet.
Le certificat d’utilité a une durée de 10 ans sous réserve de régler la taxe de maintien en vigueur annuelle (à partir de 139€ taxes INPI comprise).
Un texte semblable au texte du brevet
Bien qu’il ne soit pas examiné, il est préférable que le texte d’une demande de Certificat d’utilité soit aussi complet, en terme de description et de revendications, que celui d’un brevet, afin de couvrir au mieux l’invention. Aussi il devra adopter le même formalisme technique et de mise en page.
Cette nécessité se justifie par la possibilité donnée au déposant de transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, le texte déposé et transformé ne pouvant pas être modifié.
Chez YesMyPatent, nous gardons en tête que toute demande de certificat peut potentiellement être transformée en demande de brevet, et nous nous attachons à rédiger un texte de demande de certificat d’utilité le plus complet possible dans cette optique. Vous pourrez donc déposer un brevet classique si votre stratégie le demande.
Un titre délivré sans examen, entraînant des coûts moins important
La demande de brevet fait l’objet d’un examen de l’INPI pour vérifier que les conditions de nouveauté et d’activité inventive sont respectées. Cet examen de l’INPI, matérialisé sous la forme d’un Rapport de Recherche et d’une opinion écrite de l’examinateur envoyés environ 10 mois après le dépôt, n’est pas nécessaire pour obtenir la délivrance d’un certificat d’utilité. Les certificats d’utilité sont délivrés automatiquement après un examen de forme.
Les coûts liés à la recherche en vue de l’établissement du rapport de recherche sont ainsi économisés, soit 520 € ou 260 € à taux réduit, ainsi que les honoraires liés du cabinet pour l’analyse de l’opinion de l’examinateur et la préparation de la réponse.
La délivrance du certificat d’utilité intervient généralement quelques mois après la publication, soit environ 20 mois après le dépôt de la demande de certificat d’utilité.
Nous vous conseillons de faire une étude de brevetabilité avant toute rédaction d’un certificat d’utilité. Cette étude vous permettra de vérifier que votre invention est bien nouvelle et inventive et vous aiguillera vers le bon choix du titre de propriété industrielle.
Titre convertissable en brevet jusqu’à 16 mois après le dépôt
Si votre besoin de protection évolue, il est possible de convertir votre demande de certificat d’utilité en demande de brevet dans les 16 mois qui suivent la date de dépôt de votre certificat. Il faudra alors s’acquitter de la taxe de recherche (montant mentionné ci-dessus) pour engager le rapport de recherche préliminaire discuté ci-dessus, indispensable pour l’examen de votre demande de brevet.
Si vous transformez votre certificat d’utilité en demande de brevet, vous conservez la date de dépôt du jour où vous avez déposé votre Certificat d’Utilité.
Un réel atout marketing
Bien que le terme de “Certificat d’Utilité” soit moins parlant que celui de “Brevet déposé” ou de « Brevet délivré », le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle déposé à l’INPI et a tout de même des avantages marketing indéniables.
D’une part vous avez officiellement jusqu’à la publication de votre demande pour réaliser votre preuve de concept, étudier votre marché, divulguer, ou encore commercialiser, avant si besoin de transformer votre certificat d’utilité en demande de brevet et vous occuper de la partie « Examen ».
D’autre part, si vous n’identifiez pas le besoin de cette transformation, vous pourrez alors conserver votre certificat d’utilité, en payant seulement des annuités pour le maintenir en vigueur.
Droit d’interdire – Attaque en contrefaçon possible
Le certificat d’utilité conférant comme indiqué ci-dessus un droit d’interdire, vous pouvez attaquer un concurrent en contrefaçon sur sa base. Pour mettre en œuvre une action en contrefaçon avec votre certificat d’utilité, il vous faudra cependant acquitter la taxe de recherche de l’INPI et attendre l’émission du Rapport de recherche.
Cette action en contrefaçon vous permettra d’obtenir, en cas de jugement positif, la cessation des actes de contrefaçon d’un concurrent ainsi que des dommages et intérêts.
Une durée de protection en générale adaptée à la durée de vie d’un produit
Une étude a montré que bien que la durée maximale de protection d’un brevet est de 20 ans, celui-ci était en moyenne abandonné au bout de 7 ans, pour des raisons financières et/ou de non-exploitation – et tombait ainsi dans le domaine public. La durée de protection de 10 ans du certificat d’utilité est donc en totale adéquation avec cette statistique, et paraît suffisante pour protéger la plupart des inventions (le domaine pharmaceutique mis à part). Il peut ainsi être plus intéressant financièrement de passer par un certificat d’utilité et sa durée de protection de 10 ans.
Une extension internationale possible par la voie de la demande internationale de brevet
Le certificat d’utilité français n’est pas un obstacle à une extension internationale de protection de votre invention par un brevet. Ce titre est considéré comme « brevet » (au sens de la priorité) dans les procédures internationales, notamment pour une demande PCT, ce qui vous permettra de récupérer le bénéfice de la date de dépôt de votre certificat d’utilité comme date effective de votre dépôt PCT (pour les éléments communs).
Il est donc tout à fait possible de procéder à une demande PCT sur la base de votre certificat d’utilité (sous forme de demande de brevet PCT) si votre stratégie comporte un volet international.
Attention, l’extension internationale d’un certificat d’utilité se fait dans le même délai que pour un brevet, à savoir dans les 12 mois suivant le dépôt, ce délai étant non-prolongeable.
Une publication qui entre dans l’état de la technique
Le certificat d’utilité, en tant que titre publié à 18 mois, devient accessible au public et pourra être retrouvé dans les bases de données de brevet. Il sera donc pris en compte lors des examens des demandes de brevet postérieures de vos concurrents sur les mêmes sujets.
Le certificat d’utilité est très utilisé à l’étranger notamment en Chine puisqu’il reste moins contraignant dans ses conditions d’obtention qu’un brevet et qu’il permet une protection de l’innovation. Ceci participe à rendre le pays compétitif dans les différents domaines techniques, ou du moins à rendre la vie plus difficile aux concurrents étrangers.
Une solution de repli après l’entrée en vigueur de l’activité inventive pour l’obtention d’un brevet en France
Depuis peu, l’activité inventive est devenue un critère indispensable à la délivrance des brevets français, ce qui complique grandement l’obtention de leur délivrance.
À lire : Déposer un brevet, arrivée du critère d’activité inventive
Comme abordé ci-dessus, le certificat d’utilité n’étant pas examiné, ce critère n’en empêche donc pas la délivrance. Ce titre représente donc une solution de repli, lorsque vous avez un doute sur l’inventivité de votre produit, ou que vous avez fait réaliser une étude de brevetabilité de votre invention et que celle-ci est nouvelle mais paraît peu inventive.
Tableau comparatif différents titres :
brevet, brevet provisoire, brevet provisoire sans taxe et certificat d’utilité
| Brevet | Demande provisoire de brevet | Brevet provisoire sans taxes | Certificat d’utilité | |
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie maximum | 20 ans (moyennant paiement d’annuité) | 12 mois | Quelques mois (droit de priorité de 12 mois) | 10 ans (moyennant paiement d’annuité) |
| Taxes obligatoires* | Au dépôt: Taxe de dépôt : 13 € + Taxe de recherche :260 € À la délivrance : Taxe de délivrance : 45 € Chaque année + Taxe annuelle de maintien (montant annuel progressif allant de 38 € ou 19 €** jusqu’à 790 €) | Au dépôt : Taxe de dépôt: 13 € Dans les 12 mois suivant le dépôt pour transformation : Taxe de mise en conformité/recherche : 520 € ou 260 €** Chaque année si transformée: Taxe annuelle de maintien (montant annuel progressif allant de 19 € jusqu’à 790 €) | Aucune taxe, mais nécessite le dépôt d’une nouvelle demande de brevet dans les 12 mois | Au dépôt : Taxe de dépôt: 13 € À la délivrance: Taxe de délivrance : 45€ Chaque année : + Taxe annuel de maintien (montant annuel progressif allant de 38 € ou 19 €** jusqu’à 220 €) |
| Examen de la demande | Oui | Oui, une fois mise en conformité de la demande | Non | Non |
| Pour obtenir un examen | Transformation en demande de brevet régulier avant 12 mois | Dépôt d’une nouvelle demande de brevet | Transformer en demande de brevet régulier ou paiement de la taxe de recherche et de l’établissement d’un rapport de recherche de 260 € | |
| Obtention d’un titre de propriété industrielle | Oui | Non | Non | Oui |
| Attaque en contrefaçon | Oui | Non | Non | Oui sous réserve de paiement de la taxe de recherche et de l’établissement d’un rapport de recherche de 260€ |
| Publication du contenu à 18 mois permettant à l’invention de devenir une antériorité pour toutes les autres demandes postérieures de titre | Oui | Seulement si mise en conformité de la demande | Non | Oui |
| Extension internationale sous priorité de ce type de demande | Oui | Oui | Oui | Oui |
*Hors honoraires du conseil en propriété industrielle
** Une réduction de 50 % sur les principales taxes de procédures est accordée :
- Aux personnes physiques
- Aux entreprises de moins de 1000 salariés dont le capital n’est pas détenu par une entité ne remplissant pas ces premières conditions
- Les organismes à but non lucratif (OBNL) du secteur de l’enseignement et de la recherche