J’ai raté mon délai d’extension international, que faire ?

Fiches pratiques

Touroude & Associates

La vie d’un titre de propriété industrielle comme le brevet d’invention, est jonchée de dates importantes qu’il ne faut pas manquer. Si souvent les Offices laissent quelques semaines supplémentaires pour répondre à certaines notifications, il y a un délai qu’il ne faut absolument pas rater c’est le délai de l’extension à l’international.

Rappel des étapes de la vie d’un brevet

 A partir de la date de dépôt d’une demande de brevet il est possible d’étendre votre demande de brevet à l’international au plus tard dans les 12 mois. Si vous n’êtes pas sûr du choix des pays, il est possible de bénéficier de 18 mois supplémentaires (soit 12+18 = 30* mois) en déposant une demande internationale PCT. Le PCT permet au déposant de demander au bout des 30* mois une protection dans plus de 150 pays ayant signé le Traité de Coopération en matière de Brevets.

 

Le PCT comporte une phase internationale et une phase nationale.

  • La phase internationale à l’issue des 12 mois après le dépôt de la demande de brevet française, qui consiste à déposer le PCT, recevoir le rapport de recherche internationale, et voir la publication de la demande et du rapport de recherche internationale sur les bases de données.

  • La phrase nationale à l’issue des 30* mois après le dépôt de la demande de brevet française où l’on choisit les pays d’intérêt. Si aucun pays n’est choisi, le PCT« expire » et il n’est plus possible de protéger l’invention à l’étranger. Pour les pays choisis, une phase d’examen débute avec les Offices des États choisis (USA, Chine, Brésil…). A l’issue le brevet peut être délivré, rejeté ou limité dans chaque pays, de manière indépendante.

*31 mois pour l’Europe


Si l’administration laisse souvent des délais supplémentaires pour répondre aux notifications, un des délais IMPROLONGEABLE, quelle que soit la raison, c’est celui de l’extension internationale !

Dépassement du délai de l’extension à l’étranger, que puis-je faire ? 

  • Vous êtes entre 12 et 16 mois après le dépôt du brevet français : délai d’extension raté mais brevet pas publié

 

Dans ce cas, si le délai d’extension internationale a été manqué, et que la demande de brevet n’a pas encore été publiée, alors, vous pouvez retirer cette demande en faisant la demande auprès de l’INPI.

C

ela vous permettra de redéposer la demande de brevet, et de bénéficier 12 mois plus tard du délai pour l’extension international.

Attention, il ne faut pas avoir divulgué l’invention entre temps ! Le cas échéant, la nouvelle demande de brevet serait rejetée pour défaut de nouveauté. Il faudra alors réfléchir avec votre conseil en propriété industrielle s’il vaut mieux garder la demande initiale qui permettra tout de même d’avoir un brevet français délivré, ou la retirer pour garder l’invention secrète.

Si retirer puis redéposer le même brevet parce qu’aucune divulgation n’a été faite, est possible, il faut savoir que la date d’antériorité de la première demande sera alors perdue. Et que tout compétiteur qui pourra avoir fait un dépôt de demande de brevet entre temps, pourra dès lors être considéré comme le premier déposant, et donc gagner le monopole sur cette même invention. Vous pourrez toutefois continuer à exploiter votre invention en bénéficiant du droit de possession antérieur (vous étiez en possession de l’invention avant lui, comme le prouve votre premier dépôt de brevet).

  • Vous êtes à plus de 18 mois après le dépôt du brevet français : délai d’extension raté ET brevet publié

 

Monsieur Trotar a déposé une demande de brevet français en février 2017. Il ne fait pas l’extension PCT en février 2018, et paie seulement l’annuité du brevet français. 18 mois après le dépôt, en Août 2018, la demande de brevet français est publiée.

En Octobre 2019, Monsieur Trotar se rend compte que son produit fonctionne bien en Europe et voit arriver sur le marché des copies venues de Chine. Il décide de protéger son invention à l’international.

Monsieur Trotar se précipite pour déposer une demande internationale, le fameux PCT dont il a raté le délai.

Cependant l’administration n’est pas dupe et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle lui enverra un rapport de recherche arguant du caractère non-nouveau de l’invention au vu de son premier brevet de février 2017.

Pourquoi ? Parce que le premier dépôt datant de 2017 de Monsieur Trotar est devenu sa propre antériorité quand il a été publié en aout 2018. Or on ne peut pas demander de brevet sur une invention qui a déjà été divulgué et/ou commercialisée. Même par soi-même.

Il n’y a donc plus rien à faire pour la protection de cette invention à l’international.

En revanche, il est peut-être encore possible de protéger en France et à l’étranger les perfectionnements et améliorations apportées à l’invention. Monsieur Trotar doit consulter son Conseil en Propriété Industrielle pour vérifier si ces améliorations sont bien nouvelles et inventives par rapport au premier brevet de février 2017.

Comment un Conseil en propriété industrielle peut vous éviter de rater le délai PCT ?

 Il n’est pas obligatoire de passer par un cabinet de propriété industrielle afin de rédiger et déposer sa demande de brevet.

En revanche, cela est fortement conseillé pour diverses raisons

  • Le cabinet de PI et la gestion de délai

Les cabinets de propriété industrielle travaillent généralement sur des logiciels de base de données développés spécialement pour leur activité et paient des licences annuelles pour ces logiciels qui permettent également la gestion de délais. Le coût d’un tel logiciel de PI peut varier de 4000€ à plus de 25000€ par an.

Le service administratif de chaque cabinet est chargé d’entrer les dossiers, les dates de priorité, les notifications et les logiciels calculent alors automatiquement les délais à ne pas manquer, les relances à faire, les annuités à payer, etc. Le service administratif vérifie tous les jours les délais et effectuent les rappels aux clients. Ainsi, le cabinet de propriété industrielle est le garant du bon suivi du dossier de demande de brevet auprès des différents Offices.

  •  Le cabinet de PI est assuré

Bien que le service administratif de chaque cabinet soit rompu à l’exercice, et soit structuré pour ne rater aucun délai, il peut arriver, de manière exceptionnelle, qu’un délai échappe à la surveillance du service.

Si vous aviez déposé votre demande de brevet vous-même, sans passer par un conseil en propriété industrielle, vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous. Les conséquences du délai d’extension raté étant irrémédiables et irrévocables, malgré toutes les excuses que l’on pourrait trouver pour demander la clémence de l’Office.

En revanche, si vous passez par un cabinet de propriété industrielle, vous ne devriez pas manquer ce délai, mais si c’était le cas, chaque cabinet a une assurance professionnelle assurant la responsabilité du cabinet en cas d’erreur ou d’oubli.

  •  Les cabinets font du conseil

Il est évident que pour ne pas rater un délai, encore faut-il savoir qu’il existe, et pourquoi il existe.

Un cabinet de Propriété Industrielle se doit d’éclairer, renseigner, conseiller ses clients sur la stratégie qui leur conviendrait le mieux à la vue de son budget, de son activité, et de ses aspirations.

Avant de déposer une demande de brevet, assurez-vous de connaître tous les coûts liés à la vie d’un brevet.

 

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  • Les CPI et mandataires européens

Un cabinet de propriété industrielle est composé de Conseils en propriété industrielle français qui peuvent représenter les clients en France auprès de l’INPI et souvent comme chez YesMyPatent de mandataires européens qui peuvent représenter les clients devant l’Office Européen des Brevets.

Ces Conseils ont tous un double diplôme d’ingénieur, en mécanique ou biologie par exemple, sont parfois même Docteurs dans leur domaine technique, et ils ont également suivi un cursus juridique et passé des concours afin de devenir CPI et Mandataires Européens.

Ils sont les garants d’un texte explicitant clairement l’invention, rédigé dans les règles juridiques imposées par les Offices, aussi bien en termes de mise en forme que de contenu. Les Conseils sauront également définir si effectivement il y a un intérêt à étendre la demande de brevet à l’international ou non, suivant la robustesse de l’invention.

En conséquence, s’il y a un délai à ne pas rater dans la vie de votre brevet, c’est bien celui de l’extension à l’international au bout de 12 mois.

Si vous laissez passer ce délai de 12 mois sans procéder à une extension internationale, vous pourrez alors avoir une demande de brevet délivrée en France, et donc un monopole uniquement sur le territoire français, mais vous ne pourrez plus prétendre à une protection de votre innovation à l’étranger.

Soyez accompagnés de professionnels pour votre stratégie de propriété industrielle .

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