Valorisation des inventions : conseil et stratégies

Fiches pratiques

Touroude & Associates

Vous trouverez dans cet article : 
  • Comment définir le potentiel de son invention ? 

  • Définir le potentiel de l'invention. 

  • Dépôt rapide d'un brevet vs. recherche d'art antérieur préalable. 

  • Valoriser une invention par une concession de licence. 

  • Stratégie de dépôt de brevet le temps de trouver un licencié. 

  • Comment identifier une licence potentielle ?

  • Comment  préparer une négociation de licence.

Comment définir le potentiel de son invention

Définir le potentiel de l’invention

Deux grands types d’inventeurs et de CEO coexistent dans le monde de l’innovation : les trop modestes qui estiment que leur invention est évidente et que tout le monde aurait pu la faire, et ceux (plus nombreux) qui, au contraire, considèrent avoir révolutionné leur secteur, que rien d’approchant n’existe et que leur invention vaut des millions. Pour ces derniers, comme pour leurs investisseurs, notre conseil est de garder leur sang-froid. Tout ce qui brille n’est pas d’or !

Une invention valorisable se définit en effet par 2 critères :

  1. des caractéristiques permettant de la breveter

  2. l’apport d’une plus-value nettement perçue par le futur client par rapport aux solutions ou produits existants, afin qu’il décide de l’acheter.

Ainsi, le marché potentiel est davantage lié à la satisfaction des besoins inassouvis qu’au saut technologique sous-jacent. La sophistication de la solution technique ne suffit pas.

Il est nécessaire de se poser deux questions : 

« Quelle est la meilleure application de cette invention ? »

« A qui vais-je la proposer ? »

Les réponses à ces questions vont devoir être discutées et étayées avec des experts multidisciplinaires afin de choisir celle qui est la plus faisable ou la plus en ligne avec la stratégie et les moyens financiers de l’entreprise.

Le décideur devra, à ce stade, faire preuve de prudence en s’assurant que les principales zones d’ombre ont été éclaircies et en ne sous-estimant pas les difficultés liées au développement, à la fabrication et à la commercialisation de l’invention. Plus le marché est nouveau pour l’entreprise, plus il est nécessaire de bien s’entourer.

Si l’invention semble nouvelle et inventive, qu’elle est réalisable, et qu’elle répond à un vrai besoin, elle a de la valeur. Il conviendra alors de recourir à un cabinet de conseil comme YesMyPatent, capable de déterminer la meilleure combinaison parmi tous les outils de protection de la propriété intellectuelle disponibles (brevet, marque, dessin et modèle, droit d’auteur…). Une invention doit être très bien protégée pour être exploitée sereinement et valorisée notamment au travers de licences.

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Cette étape est majeure.

Dépôt rapide d’un brevet versus recherche d’art antérieur préalable

Dans le cadre d’un projet de valorisation d’une invention, deux stratégies de dépôts de demandes de brevets sont possibles :

- La rédaction et dépôt rapide de la demande de brevet avec les informations dont l’entreprise dispose, suivi de l’attente du rapport recherche et de l’opinion écrite de l’examinateur de l’INPI, l’OEB et les autres Offices de brevets.

- La réalisation préalable d’une étude de brevetabilité avec recherche de l’art antérieur avant rédaction et dépôt de la demande de brevet : un ingénieur de recherche YesMyPatent, spécialiste du domaine technique, va conduire une étude bibliographique mondiale sur les bases de données de littératures, brevets et produits commerciaux, dont l’objet est d’identifier les inventions présentant des fonctionnalités similaires. Dans les cas les plus complexes, il est possible de demander l’établissement d’une cartographie (aussi appelé panorama brevet ou « cartes d’Etat-major ») permettant de positionner précisément les inventions concurrentes.

La dépôt « rapide » est recommandé pour :

- les entreprises qui savent analyser et identifier l’art antérieur pertinent (publications scientifiques, produits dans le commerce, et brevets en France et à l’international) ;

- les entreprises qui opèrent dans les secteurs comme l’électronique et les technologies de l’information car le nombre de dépôts est si élevé que chaque jour compte ;

- quand il est connu que de nombreux compétiteurs travaillent sur des domaines similaires et qu’il y a un impératif à breveter en urgence ;

- quand une communication au public est prévue dans un délai de moins de 3 semaines. 

Déposer un brevet

Le dépôt « rapide » n’est pas recommandé pour les entreprises n’ayant qu’une connaissance imparfaite de leur environnement concurrentiel international, notamment en termes de brevets. En effet 130 millions de brevets, dans toutes les langues et notamment en chinois, ont été déposés à ce jour et il s’en dépose 3 à 4 millions de plus chaque année !

Une demande de brevet mal documentée a donc de grandes chances d’être rejetée pour manque de nouveauté ou d’activité inventive ou de voir sa portée réduite sévèrement par l’INPI, l’OEB et les autres Offices de brevets.

Une étude de brevetabilité préalable avec identification plus précise de l’art antérieur permet d’écrire par la suite une demande de brevet mieux documentée, plus à même d’entrainer une délivrance rapide du brevet. 

Réaliser une étude de brevetabilité

Réaliser la bibliographie et l’analyser prend une quinzaine de jours. Son coût est particulièrement raisonnable compte tenu des avantages qu’elle procure. Si l’environnement concurrentiel est pléthorique, il est possible que l’entreprise décide de ne pas déposer. Elle économisera alors le coût de rédaction et de dépôt de la demande de brevet initialement prévue et évitera de voir sa demande de brevet publiée sur les bases de données. Toutefois, son investissement en R&D sera perdu.

Plus tôt recherche des antériorités est initiée, plus l’investissement de l’entreprise en R&D est sécurisé. Il faut éviter d’investir en R&D sans s’assurer, au préalable, de l’existence d’inventions déjà brevetées concurrentes. 

Réaliser une recherche d'art antérieur

Compte tenu de la prolifération exponentielle des dépôts de brevets dans le monde, aucun expert sectoriel ne peut plus garantir à son entreprise qu’une invention est nouvelle et libre d’exploitation sans avoir une vision complète de l’environnement technique en compétition avec l’invention. C’est une étude qui doit être réalisée en étroite collaboration avec son conseil en Propriété Industrielle.

Résumé

Toute opération de valorisation d’invention nécessite de vérifier l’existence d’un marché accessible, la possibilité de breveter l’invention, la faisabilité de son développement et l’existence d’une liberté d’exploitation dans les pays où elle pourrait être commercialisée. Cette analyse ne prend en moyenne qu’une quinzaine de jours. Elle doit être la plus objective possible et réalisée le plus tôt possible afin de n’investir en R&D qu’en ayant une vision raisonnable de l’environnement concurrentiel international.

Valoriser une invention par une concession de licence

Pourquoi valoriser une invention par une concession de licence ?

Les investissements nécessaires à la découverte, au développement, à l’industrialisation et à la commercialisation d’une invention ne cessent de progresser, en particulier dans les secteurs de la santé et la deeptech, et les inventions dotées d’un potentiel de marché significatif se font de plus en plus rares. Il est donc particulièrement recommandé d’exploiter et/ou de faire exploiter cette invention par des tiers licenciés si l’entreprise ne peut en assurer le développement, l’industrialisation et la commercialisation seule sur le territoire mondial.

Les revenus de licences sont variables d’un secteur à l’autre et d’une invention à l’autre. L’objectif minimal est de couvrir rapidement ses frais de recherche et de brevets et d’obtenir une part substantielle des revenus de commercialisation du licencié. Les revenus de licences permettent à l’entreprise de financer de nouveaux projets de R&D, de se créer une réputation internationale, d’accéder à des partenariats ou des opportunités inattendues d’accroitre de manière importante les revenus tirés de l’invention et d’améliorer sa marge nette. C’est une démarche particulièrement appréciée des actionnaires car elle démontre la volonté du dirigeant d’entreprise de valoriser ses actifs immatériels.

Si la démarche est attractive, elle nécessite une très bonne connaissance du processus de transfert de technologie et des contrats de licences car les pièges sont nombreux. Quelques cabinets de conseil, comme YesMyPatent, ont acquis une expérience certaine dans la valorisation de technologies brevetées issues de secteurs d’activité très variés. L’expert qui conseillera l’entreprise devra être disponible et capable de l’accompagner dans toutes les phases de la vie d’un contrat de licence, de sa négociation à sa terminaison, afin de vérifier que le licencié en observe toutes les clauses et paie les sommes réellement dues. 

Faire rédiger un contrat de licence d'exploitation

Stratégie de dépôt de brevet le temps de trouver un licencié

Comment valoriser l’invention ?

Une stratégie de dépôt de demandes de brevets particulière

Si l'analyse des brevets de la concurrence et du marché potentiel de l'invention est positive, le processus de valorisation de l'invention doit être enclenché le plus rapidement possible après le dépôt de la demande de brevet.

En effet, l’extension à l’international de la demande de brevets va nécessiter un financement d’autant plus élevé que le nombre de pays à protéger est important. Le choix du nombre de pays dépend du potentiel commercial de l’invention et des moyens financiers de l’entreprise. Il est impératif d’évaluer le coût global d’une telle stratégie incluant les frais de dépôts, d’extension, les taxes et le coûts des diverses procédures, et le calendrier des paiements, au tout début afin de prendre un engagement éclairé et raisonnable. YesMyPatent a développer un simulateur gratuit à destination de tous pour estimer ces couts en fonction des pays choisis

Ce coût global pourrait inciter l’entreprise à renoncer à son projet d’extension à l’international voir de valorisation. Ce serait dommage car il y a une solution. Elle consiste à retarder au maximum les engagements financiers les plus élevés (ceux des extensions internationales), de façon à se donner le temps de trouver un licencié dont le versement initial compensera tout ou partie des frais de brevets, avant qu’ils aient été payés par l’entreprise. La solution ? Le PCT.

Ainsi, au lieu d’étendre son brevet pays par pays en France et à l’étranger par la voie nationale classique, on optera pour un premier dépôt en France puis au bout de 12 mois par une extension par la voie PCT qui permet de prendre une option pour la quasi-totalité des pays du monde et de disposer de 18 mois supplémentaire pour choisir les pays. C’est donc un total de 30 mois pour trouver des licenciés et les fonds pour la protection de son invention à l’étranger.

Faire un PCT

Les licenciés potentiels pourront être contactés dès le dépôt de la demande de brevet en France. Contrairement à certaines croyances, la majorité des accords de licences sont signés sur la base d’une demande de brevet déposée et non pas sur un brevet délivré car le processus de délivrance d’un brevet peut être long, de l’ordre de 3 à 5 ans.

Ces 30 mois sont généralement suffisants pour contacter des entreprises intéressées par une licence des droits d’exploitation de l’invention et les convaincre de mettre en place soit un accord d’évaluation payant, soit un accord de licence plus global dans les principaux marchés. Le paiement initial demandé au licencié aura pour objectif de couvrir au minimum le montant des extensions de brevets à l’international.

Comment identifier une licence potentielle ?

Une méthode d’identification des licenciés potentiels

- Un minimum de préparation interne est indispensable pour identifier des licenciés potentiels :

- Un document d’au maximum 2 pages doit résumer en anglais les fonctionnalités nouvelles apportées par l’invention, les marchés ciblés, son stade de développement et le type d’accord recherché, ainsi que le nom du contact dans l’entreprise ou du cabinet en charge, comme YesMyPatent. Ce document doit être précis, concis, factuel et sincère. Pas de survente, ni de zone d’ombre. C’est un document qui ne doit comporter que de l’information publique afin d’être diffusé largement, notamment par internet. Les grandes universités excellent dans ce genre d’exercice et leurs sites internet regorgent d’exemples inspirants.

- Le texte de la demande de brevet ne pourra être diffusé que quand il aura été publié par l’office de brevet. Avant cette date, il doit être considéré comme confidentiel et n’être diffusé qu’après signature d’un accord de secret.

- Un dossier confidentiel rassemblant toutes les études ayant été conduites par l’entreprise doit être préparé. C’est l’occasion de vérifier que chaque étude est complète et de qualité professionnelle. Les preuves de ce qui a été revendiqué dans le document non confidentiel de 2 pages doivent impérativement s’y trouver.

- Le savoir-faire ne doit pas être dévoilé à ce stade, même de manière confidentielle. Ce transfert aura lieu plus tard, quand le risque de voir partir le licencié aura été minimisé, idéalement, juste après la signature du contrat de licence

- Identifier des partenaires potentiels est plus facile aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Les grandes entreprises surveillent la sortie de toutes les nouvelles inventions brevetées de leur secteur d’intérêt. Elles n’hésiteront pas à prendre l’initiative d’un contact. L’expérience du secteur d’application de l’invention est un plus car les partenaires potentiellement intéressés sont facilement identifiables. L’idéal demeure cependant de réaliser une étude bibliographique permettant d’identifier les principaux acteurs du secteur et leurs zones géographiques de prédilection. Il est également possible de demander la création d’une carte mondiale des inventions brevetées qui permettra de visualiser les licenciés potentiels, pays par pays. Une telle démarche permet souvent d’identifier des entreprises qui opèrent dans d’autres secteurs que celui de l’entreprise à l’origine de l’invention, ce qui permet une valorisation plus complète et une optimisation du retour sur investissement.

Recherche de licencié 

Le meilleur licencié est plus simple à choisir qu’on le pense généralement. Son équipe dirigeante doit montrer sa mobilisation et son enthousiasme à l’idée de commercialiser l’invention et bien sûr le traduire dans un plan de commercialisation solide, raisonnable et convaincant.

Il est primordial de conduire des discussions parallèles avec tous les partenaires qui sont intéressés. Cette mise en concurrence les oblige à prendre position plus rapidement et à s’engager dans une évaluation exclusive dont le montant vous permettra de faire sereinement face aux engagements financiers liés aux demandes de brevets.

Comment préparer une négociation de licence ?

La préparation d’une négociation de licence

L’entreprise doit impérativement réfléchir et définir ce qu’elle attend d’un partenariat commercial avec un tiers avant de le contacter et, bien évidemment, avant de se lancer dans la négociation d’un contrat. Il est crucial d’anticiper les questions du partenaire potentiel afin de pas improviser et de proposer des réponses inadéquates. Le processus complet (du 1er contact à la signature) prendra entre 6 et 12 mois selon le niveau de préparation de l’entreprise.

Quels sont les principaux points clés à préciser ?

- Exclusivité de l’évaluation : Son avantage est le versement rapide d’une somme sensée compenser la mise en attente temporaire des autres partenaires potentiels. Plus sa durée est longue, plus la somme versée est élevée.

- Exclusivité commerciale. Les multinationales l’exigeront, les partenaires plus petits seront davantage prêts à une non exclusivité. Une exploitation exclusive va entrainer un grand nombre de contraintes pour le partenaire afin de s’assurer qu’il exploite au mieux l’invention. Un seul licencié est plus facile à gérer que plusieurs mais un défaut de sa part sera plus impactant sur l’entreprise à l’origine de l’invention qu’en cas de non exclusivité. L’exclusivité peut être limitée géographiquement, temporellement, par canal de distribution, par application de l’invention.

- Calendrier des revenus et montants : Une licence est généralement constituée d’un paiement initial survenant à la signature (aussi appelé lump sum), de paiements cadencés en fonction d’événements liés au produit (appelés milestones par exemple, 1er lancement dans une zone géographique…) et de redevances basées sur les ventes (aussi appelées royalties). Si l’entreprise a besoin de revenus rapides, elle cherchera à obtenir un paiement initial élevé garanti. Le bon accord doit donner envie au licencié de maximiser les ventes. Les experts en Licensing connaissent les standards du secteur et savent analyser en profondeur le business plan fourni par le futur partenaire, afin de bâtir une proposition acceptable par les deux parties.

- Amélioration de l’invention par le licencié : Cela arrive très fréquemment et c’est une bonne nouvelle, à condition d’avoir prévu comment le donneur de licence pourra y accéder sur ses propres territoires. Une amélioration peut en effet faire basculer le marché de son côté et rendre obsolète l’invention initiale.

- Protections juridiques classiques : Le bon sens doit prévaloir. L’entreprise qui concède une licence doit avoir les moyens de rapidement récupérer son invention si le licencié ne respecte pas les termes du contrat, au coût juridique le plus bas, et selon la loi de son pays. Dans un contrat, chaque virgule compte. Il conviendra donc de bien expliquer les objectifs et les attentes de l’entreprise au juriste en charge de la rédaction du contrat. Le juriste doit présenter les options disponibles en langage clair et les faire arbitrer par le dirigeant de l’entreprise. Aucune zone d’ombre ne doit subsister.


Résumé

Valoriser une invention nécessite de s’y préparer et d’être conseillé par des experts adéquats pour franchir aisément les étapes clés. Si le coût d’extension international des demandes de brevets peut paraître élevé pour une PME, il est possible d’y remédier en déposant selon la procédure du PCT. L’entreprise dispose alors de 30 mois pour trouver au moins un partenaire et signer un accord d’évaluation ou de licence lui permettant de financer ses frais de brevets. Dès le dépôt de la demande de brevet, l’entreprise va devoir clarifier ses attentes à court et long terme sur le plan financier et définir la stratégie de Licensing (un ou plusieurs partenaires) qui lui permettront de maximiser le retour sur investissement de l’invention. Il lui restera ensuite à préciser avec un juriste expérimenté la meilleure façon d’encadrer le partenaire pour que ce dernier maximise ses ventes et se comporte loyalement.

Valoriser une invention est une expérience addictive et rémunératrice qui permet à l’entreprise d’accélérer sa croissance en s’ouvrant sur l’extérieur et d’accroitre ses investissements en R&D. En interne, un projet de valorisation est très motivant et fédérateur pour les équipes impliquées.

Article de Magali Touroude & Frédéric Caillaud.

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