L’étude de validité : carte maîtresse de négociation

Fiches pratiques

Touroude & Associates

Lors de la commercialisation de vos produits, vous exposez publiquement votre offre et votre savoir-faire. Vos concurrents sont en mesure de réagir, et tandis que l’un d’eux vous accuse de contrefaçon, l’étude de liberté d’exploitation peut permettre de vous défendre.

Je veux protéger mon invention

Le conseil en propriété industrielle est un professionnel
du droit des brevets et expert dans votre domaine technique.

Le titulaire du brevet dispose du monopole sur l’invention

Le monopole attribué à la date de délivrance du brevet accorde exclusivité de l’exploitation de l’invention pour une durée de 20 ans. L’obtention du titre de propriété industrielle autorise en effet le recours à des dispositifs administratifs et judiciaires pour lutter contre la contrefaçon.

Pendant l’activité normale de votre entreprise, si vous n’avez vous-même pas réalisé de procédures de protection de votre propriété industrielle, il est fort possible de recevoir une mise en demeure. Le titulaire du brevet qui estime que votre produit utilise une invention dont il a le monopole vous signifie qu’il souhaite l’arrêt de la contrefaçon.

Vous pouvez mettre en doute la validité d’un brevet !

Si vous estimez, avec l’aide d’un conseil en PI ou d’un avocat brevet  que la demande du titulaire est fondée, vous pouvez arrêter la commercialisation ou proposer de prendre la licence du brevet. Mais vous pouvez également mettre en doute la validité du brevet, en particulier si vous détenez un document plus pertinent que ceux qui ont été invoqués par l’examinateur. Si le titulaire du brevet admet que le document est pertinent contre son brevet, il doit renoncer à son action.

Recherche d’antériorités et étude de validité

Négociation une licence de brevetDans cette situation, nous vous conseillons de réaliser une recherche d’antériorités et étude de validité. En effet, grâce à une recherche d’antériorités, il est possible qu’un Conseil en PI découvre sur les bases de données que l’invention pour laquelle vous avez reçu une mise en demeure a déjà été l’objet d’un brevet ou d’un article antérieur !

Cela signifierait que la caractéristique invoquée par le brevet XXX a déjà été décrite dans un document publié antérieurement, et que l’invention n’est pas nouvelle. L’étude de validité vous permet de le prouver

Grâce à cette information, vous pouvez réaliser une action en nullité devant le Tribunal de Commerce pour faire annuler le brevet XXX. C’est une formalité un peu coûteuse, car elle demande du temps et le soutien de professionnels. L’avocat brevet et le conseil en propriété industrielle travaillent alors conjointement pour défendre vos intérêts et vous permettre de retrouver votre liberté d’exploitation. Vous pouvez ensuite demander au Juge à être remboursé de vos frais d’avocat et de conseil en PI par la partie adverse.

-        À lire : Dépôt de brevet d’invention : Choisir un conseil en PI ou un avocat ?

Vous avez aussi le choix de contacter l’entreprise titulaire du brevet XXX afin de négocier avec elle une licence gratuite, en échange de quoi vous n’attaquerez pas leur brevet durant la durée de cette licence.

La loi PACTE a permis la création d’une nouvelle formalité d’opposition à un brevet, vous permettra de formuler une demande administrative auprès de l’INPI pour faire annuler le brevet XXX. Cependant, pour que cette démarche soit valide, elle devra être exécutée au plus tôt après la délivrance. Le délai autorisé pour réaliser la procédure sera précisée par voie d’ordonnance. 

En une image, notre infographie vous éclaire sur l'étude de validité et son usage lors de la réception d'une mise en demeure :

 Infographie sur l'étude de validité d'un brevet. Conseil et procédure en cas de mise en demeure.

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